侵權(quán)分析巧避 “地雷陣”主動應(yīng)訴首獲 “馬克曼”—萊伏頓公司訴通領(lǐng)科技公司專利侵權(quán)案啟示
日期：2017-01-11 22:09:53 / 人氣： 0次 / 來源：未知
【}案情簡介】
中國通領(lǐng)科技集團(tuán)（原浙江東正電器有限公司，以下簡稱“通領(lǐng)科技公司”）與美國萊伏頓公司（以下簡稱“萊伏頓公司”）長達(dá)3年的海外訴訟，最后以通領(lǐng)科技勝訴而告終。此案作為我國企業(yè)參加知識產(chǎn)權(quán)國際競爭的一個典型案例，在中美知識產(chǎn)權(quán)訴訟歷史上樹立了第一座里程碑，極大地鼓舞了我國企業(yè)海外維權(quán)的信心和斗志。一個是成立不過8年的中國民營企業(yè)，另一個是接地故障斷路器領(lǐng)域的行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，此案何以出現(xiàn)如此結(jié)局？我國中小企業(yè)、政府、行業(yè)協(xié)會可以從這一勝訴案例中得到啟示，為我國企業(yè)順利進(jìn)行海外訴訟提供必要支持。
一、浙江民企專利強(qiáng)，海外市場惹恐慌
通領(lǐng)科技公司創(chuàng)辦于2001年，是浙江的一家中小民營企業(yè)，也是全球5家生產(chǎn)接地故障斷路器（以下簡稱GFCI）的企業(yè)之一。作為一家具有高新技術(shù)的外向型企業(yè)，通領(lǐng)科技公司依靠自主創(chuàng)新，構(gòu)建了一條研發(fā)、制造、貿(mào)易一體化的新興產(chǎn)業(yè)鏈，其打造的6個系列產(chǎn)品出口美國、加拿大等北美國家。吳輝，汪瑋瑋. “堅守希望，我們贏了！”——通領(lǐng)集團(tuán)勝訴美國巨頭專利官司的臺前幕后\[N\] .中國知識產(chǎn)權(quán)報， 2007-07-20(2). 通領(lǐng)科技公司擁有在全球獨家采用永磁式電磁機(jī)構(gòu)原理的漏電保護(hù)技術(shù)，此技術(shù)符合并超越美國國家安全實驗室UL認(rèn)證機(jī)構(gòu)2006年的最新標(biāo)準(zhǔn)，其多項核心專利技術(shù)填補了國內(nèi)外空白，并獲得多項發(fā)明、實用新型和外觀設(shè)計專利。截至2007年7月，通領(lǐng)科技公司已獲得中國和美國專利共46項，正在申請的專利共39項。沈錫權(quán). 3年堅持，螞蟻終于扳倒大象——“中美知識產(chǎn)權(quán)第一案”勝訴后的反思\[N\]. 經(jīng)理日報，2007-10-11(1).
2004年1月，在取得美國律師事務(wù)所對其發(fā)明專利出具的不侵權(quán)意見書（Noninfringement Opinion）后，通領(lǐng)科技公司的產(chǎn)品“登陸”美國本土，憑借較高的性價比在5個月內(nèi)迅速在市場上打響名聲，取得了良好的銷售業(yè)績。通領(lǐng)科技公司的出色戰(zhàn)績也引起了4家著名美國企業(yè)——萊伏頓、庫柏、帕西·西姆和哈卜公司的恐慌。4家美國企業(yè)利用其專利技術(shù)壟斷市場長達(dá)20多年，它們生產(chǎn)的GFCIGFCI產(chǎn)品在美國每年形成30億美元的巨大市場，是美國政府為保護(hù)公民人身安全而強(qiáng)制推行的安全裝置。 產(chǎn)品均采用機(jī)電一體化的漏電保護(hù)技術(shù)。其中，萊伏頓公司是該行業(yè)的巨頭，該公司已有100年的歷史，CFCI是該公司的主導(dǎo)產(chǎn)品之一。
二、醉翁之意不在酒，一紙訴狀趕對手
為繼續(xù)保有在美國的市場份額，并將通領(lǐng)科技公司如同先前其他38位競爭對手一樣趕出美國市場，從2004年4月起，萊伏頓公司分別在美國新墨西哥州、佛羅里達(dá)州、加利福尼亞州的聯(lián)邦地區(qū)法院以侵犯其第6246558號美國專利權(quán)為由起訴通領(lǐng)科技公司的4家重要客戶。2005年3月，又用上述母專利中的一項子專利起訴通領(lǐng)科技公司的另一家美國客戶。吳輝，汪瑋瑋. “堅守希望，我們贏了！”——通領(lǐng)集團(tuán)勝訴美國巨頭專利官司的臺前幕后\[N\].中國知識產(chǎn)權(quán)報，2007-07-20(2).
萊伏頓公司的訴訟舉動存在兩個令人生疑的地方：其一，是它在提起訴訟之后，馬上表示愿意和解，但要通領(lǐng)科技公司書面承認(rèn)專利侵權(quán)事實，并每年繳納一定的專利使用費。其二，在戰(zhàn)術(shù)上，萊伏頓公司沒有直接起訴通領(lǐng)科技公司本身，而是在不同的州分別起訴通領(lǐng)科技公司在美國的客戶，可謂“用心良苦”。因受到訴訟的影響，通領(lǐng)科技公司的客戶紛紛訂貨延期、停購甚至退貨，對通領(lǐng)科技公司美國市場拓展造成巨大影響。
三、積極應(yīng)訴終獲勝，扳倒大象書神話
在得知美國客戶被萊伏頓公司推上被告席后，通領(lǐng)科技公司董事長陳伍勝專程赴美國商討，決定以制造商的身份主動介入訴訟，并聘請美國亞特蘭大州著名的美瑞律師事務(wù)所律師為其進(jìn)行訴訟代理。2004年10月6日，通領(lǐng)科技公司正式介入新墨西哥州地方法院訴訟，作為被告應(yīng)訴萊伏頓公司提起的專利侵權(quán)案。通領(lǐng)科技公司迅速向法院提出兩項動議：一是侵權(quán)訴訟案在終審判決之前，萊伏頓公司必須停止其利用同樣案由起訴通領(lǐng)科技公司的其他客戶；二是將分布在其他3個州聯(lián)邦地區(qū)法院的同樣的訴訟案集中到新墨西哥州聯(lián)邦地區(qū)法院統(tǒng)一審理。法院同意了通領(lǐng)科技公司的動議。盛學(xué)友. 企業(yè)自主創(chuàng)新與知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)\[N\]. 人民政協(xié)報，2006-03-05(D04).
2005年3月28日，新墨西哥州聯(lián)邦地區(qū)法院布朗寧法官主持召開了馬克曼聽證會。通領(lǐng)科技公司在進(jìn)入美國市場之前請求美國相關(guān)律師事務(wù)所進(jìn)行研究分析，律所的不侵權(quán)意見書為最終的勝訴埋下了伏筆。2006年5月，通領(lǐng)科技公司迎來了勝利的曙光：法院下達(dá)了對案件結(jié)果具有決定性影響的馬克曼命令“馬克曼命令”是在沒有陪審團(tuán)出席的情況下，由主審法官召集雙方當(dāng)事人對原告所提出的權(quán)利要求和專利使用范圍作一個全面解釋，之后由主審法官組織專家進(jìn)行分析，最后作出的一個決定。馬克曼命令由法官簽署后即可生效。到現(xiàn)在為止，沒有一例“馬克曼命令”被判無效或者終止，從這點來講，“馬克曼命令”相當(dāng)于法院判決結(jié)果。參見：李巖，黃帥. 在專利面前看好你的腰包\[J\]. 進(jìn)出口經(jīng)理人，2007(8). ，采納了通領(lǐng)科技公司等被告對涉案專利相關(guān)權(quán)利要求的解釋，明確認(rèn)定通領(lǐng)科技公司的產(chǎn)品不侵權(quán)。但此裁決需等待法官下達(dá)書面命令才能正式生效。
美國當(dāng)?shù)貢r間2008年7月10日，堅持在美國依法維權(quán)的通領(lǐng)科技公司終于獲得美國新墨西哥州聯(lián)邦地區(qū)法院主審法官布朗寧下達(dá)的判決書。判決書認(rèn)為通領(lǐng)科技公司制造并銷往美國的GFCI產(chǎn)品的器件并沒有包含萊伏頓公司第6246558號專利權(quán)利要求中的相關(guān)“復(fù)位接觸件”和“復(fù)位件”等要素，也不是以相同方法完成同樣功能的相同或等同結(jié)構(gòu)，不侵犯萊伏頓公司第6246558號美國專利，通領(lǐng)科技公司等被告依法勝訴。張秋梅. 民企扳倒美電器巨頭，我國企業(yè)首次贏得專利官司\[N\]. 中國國門時報，2007-08-06(7). 這是我國企業(yè)在中美知識產(chǎn)權(quán)海外訴訟中完勝的第一例。
【案例評析】
通領(lǐng)科技公司“螞蟻扳倒大象”的神話可能并沒有行業(yè)普遍性，但通領(lǐng)科技公司從產(chǎn)品海外上市到被訴后積極應(yīng)對，再到最終確立不侵權(quán)的法律地位，作為一家中小民營企業(yè)，其表現(xiàn)可圈可點。從通領(lǐng)科技公司應(yīng)訴策略中可以得到兩方面的啟示和借鑒：企業(yè)海外市場拓展的知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略配合以及在企業(yè)海外應(yīng)訴時爭取行業(yè)和政府支持。
一、海外應(yīng)訴，策略優(yōu)化事倍功半
通領(lǐng)科技公司的應(yīng)訴策略顯現(xiàn)于應(yīng)訴之后的兩個動議，這可謂應(yīng)訴技巧中的亮點。海外訴訟，天時、地利、人和等條件往往都不在被告方，但是，冷靜應(yīng)對可以使局勢得到控制，防止損失的擴(kuò)大。這正是通領(lǐng)科技公司在本案中的做法。面對萊伏頓公司分別在不同州聯(lián)邦地區(qū)法院起訴多個客戶的戰(zhàn)術(shù)，通領(lǐng)科技公司向法院提出的將數(shù)起案件集中到新墨西哥州聯(lián)邦地區(qū)法院統(tǒng)一審理和申請禁止用同樣的案由起訴其他客戶的兩個動議，得到了法院的支持。因為不同地區(qū)的訴訟戰(zhàn)場會加大訴訟成本，這對于通領(lǐng)科技公司這類成立時間較短、資金實力薄弱的中小民營企業(yè)異常不利，很可能造成官司沒有結(jié)束就被高昂的訴訟費拖垮的情況發(fā)生。萊伏頓公司恃強(qiáng)凌弱導(dǎo)演知識產(chǎn)權(quán)訴訟的主要目的昭然若揭：行業(yè)巨頭的此次起訴并非為了專利維權(quán)，而是把專利訴訟作為商業(yè)競爭的工具，希望把性價比高的通領(lǐng)科技公司產(chǎn)品一舉趕出美國，繼續(xù)保持其在美國市場的行業(yè)壟斷地位。通領(lǐng)科技公司應(yīng)對策略的高明之處在于：其一，避免萊伏頓公司再次擴(kuò)大戰(zhàn)局，減少因為訴訟的負(fù)面新聞給美國市場的業(yè)務(wù)帶來更多影響；其二，盡量減少訴訟費用，在不增加訴訟負(fù)擔(dān)的情況下推動案件進(jìn)程。
一般情況下，企業(yè)在應(yīng)對訴訟時應(yīng)當(dāng)根據(jù)以下幾個因素來制定策略和訴訟目的底線：一是被訴產(chǎn)品對維持企業(yè)的重要性；二是對自己所擁有的相關(guān)專利及知識產(chǎn)權(quán)了解的準(zhǔn)確度；三是良好的后勤支持（包括擁有足夠的資金）。馬秀山. 中國企業(yè)如何進(jìn)行海外知識產(chǎn)權(quán)維權(quán)\[N\]. 中國知識產(chǎn)權(quán)報，2006-12-13(8). 對通領(lǐng)科技公司這類在海外市場擴(kuò)張中遭到侵權(quán)訴訟的企業(yè)而言，產(chǎn)品對企業(yè)的重要性占有不可動搖的地位；而憑借對自己相關(guān)專利及知識產(chǎn)權(quán)的了解程度，企業(yè)可以選擇強(qiáng)硬抗擊、確立不侵權(quán)地位或協(xié)商談判、尋求許可局面等方式。無論以何種方式結(jié)尾，在應(yīng)對訴訟時，都應(yīng)做好成本控制。大公司不在乎官司的輸贏，只希望通過時間長、跨度大的訴訟讓應(yīng)訴方開拓市場的計劃被擱置，而其中運用最多的手法就如本案萊伏頓公司在不同法院同時啟動多場同類訴訟。在遇到類似情況時，可以借鑒通領(lǐng)科技公司的訴訟策略，一方面請求禁止原告無限制擴(kuò)大訴訟規(guī)模；一方面將同類案件合并在某一法院，減少訴訟花費的人力、物力和財力。
二、海外拓展，知識產(chǎn)權(quán)保駕護(hù)航
隨著我國企業(yè)綜合實力的加強(qiáng)，諸多企業(yè)向國際市場發(fā)起沖擊，有許多企業(yè)在某些領(lǐng)域成為跨國公司有力的競爭對手。這導(dǎo)致國際競爭異常慘烈，同時也讓“走出去”的企業(yè)意識到知識產(chǎn)權(quán)保駕護(hù)航的重要性。在擴(kuò)張海外市場之前，企業(yè)應(yīng)當(dāng)從以下幾個方面做好準(zhǔn)備工作，避免遭到外國公司知識產(chǎn)權(quán)的“冷槍”。
（一）海外產(chǎn)品上市之前：熟悉法律環(huán)境，進(jìn)行產(chǎn)權(quán)檢索
企業(yè)在進(jìn)行海外投資和擴(kuò)張之前，一定要對該地區(qū)的法律環(huán)境、政策方針、社會文化、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)等諸多因素進(jìn)行考察，以便制訂攻占市場的戰(zhàn)略計劃。然而，許多企業(yè)往往會忽略產(chǎn)品和服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)問題，以至于當(dāng)踏上新戰(zhàn)場被他人以侵權(quán)為由起訴時才發(fā)現(xiàn)未做足準(zhǔn)備工作。本案中，通領(lǐng)科技公司在進(jìn)入美國市場之前，特地委托美國的律師事務(wù)所對其產(chǎn)品是否侵犯萊伏頓公司專利權(quán)進(jìn)行法律咨詢，直到收到其不侵權(quán)意見書才真正開始產(chǎn)品出口上市。而正是這一份不侵權(quán)法律意見書，對馬克曼聽證和最后的法院判決起到了支持作用。可見，企業(yè)簽訂出口合同前，事先做好專利檢索工作可以讓企業(yè)的產(chǎn)品更有底氣，屆時，萬一發(fā)生訴訟也可以作為相關(guān)證據(jù)進(jìn)行提交。當(dāng)然，專利檢索僅僅是行動之前知識產(chǎn)權(quán)準(zhǔn)備工作的一部分。由于知識產(chǎn)權(quán)的地域性特點，企業(yè)在進(jìn)行海外擴(kuò)張時，最根本的還是應(yīng)當(dāng)將其核心技術(shù)申請海外專利，獲得國外專利保護(hù)。專利先行，產(chǎn)品隨后，才能減少侵權(quán)風(fēng)險。此后，還需要關(guān)注當(dāng)?shù)氐闹R產(chǎn)權(quán)訴訟制度、法律程序，對商標(biāo)、版權(quán)等各方面的知識產(chǎn)權(quán)進(jìn)行調(diào)查，以防觸碰了知識產(chǎn)權(quán)高壓線，使整個市場擴(kuò)展計劃受阻。
（二）企業(yè)被控侵權(quán)之時：管住自己口袋，積極應(yīng)訴抗辯
事前準(zhǔn)備固然重要，但是也有不太詳盡的可能。若在海外市場被訴，企業(yè)應(yīng)冷靜面對，在當(dāng)?shù)芈蓭煹慕ㄗh下，積極應(yīng)訴抗辯。而目前的情況是，我國企業(yè)面對國際訴訟往往采取消極的態(tài)度，沒有積極應(yīng)訴的信心，只要對手一訴諸法律就自認(rèn)侵權(quán)。其實，國際上允許的侵權(quán)抗辯理由多達(dá)30余種，而我國企業(yè)常用的僅有8種，分別是不侵權(quán)抗辯、訴訟主體資格抗辯、依法免責(zé)抗辯（權(quán)利用盡、先用權(quán)、臨時過境、科研目的）、專利無效抗辯、公知技術(shù)抗辯、經(jīng)濟(jì)合同抗辯、超過訴訟期限抗辯、禁止反悔原則抗辯。這些抗辯僅占全部抗辯理由的25%。除此之外，企業(yè)還可以運用第二層或第三層抗辯理由進(jìn)行抗辯，比如充分公開原則抗辯、證據(jù)不可信抗辯、發(fā)明實際范圍抗辯、侵害公眾利益抗辯、專利申請人故意不公開最接近的現(xiàn)有技術(shù)以提高取得專利的可能性、用明知已經(jīng)喪失新穎性的技術(shù)申請專利通過訴訟干擾正常的商業(yè)競爭等。李巖，黃帥. 在專利面前看好你的腰包\[J\]. 進(jìn)出口經(jīng)理人，2007(8). 總之，國內(nèi)企業(yè)應(yīng)當(dāng)滿懷信心積極應(yīng)訴，而不是在外國企業(yè)稍稍加大攻勢之后就認(rèn)為自己的確侵犯其專利權(quán)而乖乖交出侵權(quán)賠償費或?qū)＠褂觅M。
（三）商戰(zhàn)訴訟交涉之中：了解對手意圖，尋求合理解決
隨著商戰(zhàn)理性化程度的提高，知識產(chǎn)權(quán)作為博弈工具，其訴訟背后反映出的仍然是商業(yè)利益之間的平衡。因此，在被訴之后，企業(yè)應(yīng)當(dāng)冷靜思考，了解對手致力于這場訴訟的真正目的。如今的知識產(chǎn)權(quán)訴訟已經(jīng)無法決斷出誰是誰非，也不是為了確立專利的“高尚”地位而為之，因此，雙方簽訂和解協(xié)議、進(jìn)行交叉許可、取得雙贏的局面往往對雙方都更為有利。在海外市場被訴之后，我國企業(yè)應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)變觀念，若企業(yè)真的存在侵權(quán)情況，一方面積極準(zhǔn)備通過法律程序應(yīng)訴，另一方面，應(yīng)當(dāng)派出代表與對方進(jìn)行商業(yè)談判，可以通過用其他專利進(jìn)行交叉許可或者其他優(yōu)惠條件來換取不被驅(qū)逐出市場的底線。英、美法系國家的一次訴訟往往會成為其他許多競爭對手的借鑒，因為法官判決不是根據(jù)成文法而是根據(jù)以往的判例和經(jīng)驗。因此，在真有侵權(quán)情況發(fā)生時，和解是風(fēng)險最小的解決方法。丟失部分利益可以在之后的競爭中補回，但失去市場之后再度打造就困難多了。
三、應(yīng)對訴訟，政府、行業(yè)各司其職
（一）我國企業(yè)海外應(yīng)訴的現(xiàn)狀及其原因分析
我國企業(yè)在走向國際化的道路上遭遇最多的問題是海外企業(yè)的技術(shù)壁壘和知識產(chǎn)權(quán)訴訟打壓。只要我國企業(yè)的產(chǎn)品登陸國外市場并取得一定的業(yè)績，對原有市場格局產(chǎn)生一定威脅，那么侵權(quán)訴訟就會隨之而來。外國企業(yè)舉起知識產(chǎn)權(quán)的大旗，高呼維權(quán)的口號，而該行為背后卻是急于將我國企業(yè)趕出其占據(jù)的市場，繼續(xù)獨占優(yōu)勢地位。知識產(chǎn)權(quán)“戰(zhàn)爭”歸根結(jié)底是經(jīng)濟(jì)利益的斗爭，然而，我國眾多企業(yè)在應(yīng)對海外訴訟時卻普遍具有懈怠情緒。
應(yīng)對海外訴訟，我國企業(yè)，尤其是中小企業(yè)、民營企業(yè)往往顯得力不從心。通領(lǐng)科技公司勝訴萊伏頓公司后被廣為宣傳，讓業(yè)內(nèi)感到揚眉吐氣、大快人心。知識產(chǎn)權(quán)意識的缺乏、進(jìn)軍海外市場沒有做好必要準(zhǔn)備固然是使企業(yè)處于下風(fēng)的不利因素，但困擾我國企業(yè)海外訴訟最主要的兩大阻礙是對其法律環(huán)境的陌生和高昂的訴訟成本。在資金上，海外訴訟的成本大約在300萬美元，這對于我國眾多企業(yè)而言是天價，我國現(xiàn)階段的許多中小企業(yè)經(jīng)濟(jì)實力還沒有達(dá)到從容自如支付美國官司昂貴費用的程度；在法律意識上，部分企業(yè)剛剛接觸知識產(chǎn)權(quán)制度，對國內(nèi)訴訟環(huán)境剛有所了解，但是面對完全不同的英美法系法律體制，難免茫然無措。
在海外訴訟中，正是這兩大問題使許多即使沒有侵權(quán)的企業(yè)也不敢據(jù)理力爭，只能遺憾地放棄海外市場，主動退出國際競爭環(huán)境，望“洋”興嘆。而另一方面，諸多跨國公司正是掐住我國企業(yè)資金不足和不熟悉法律體制的軟肋，普遍采用自身資本優(yōu)勢的戰(zhàn)術(shù)，如利用法院立案“門檻”較低的便利，在多個聯(lián)邦地區(qū)法院起訴，人為抬高訴訟成本；極端利用法律體系或司法程序，以種種借口拖延審判期限，“圍而不打”。李巖，黃帥. 在專利面前看好你的腰包\[J\]. 進(jìn)出口經(jīng)理人，2007(8). 其主要目的就是讓我國企業(yè)慢慢將財力消耗殆盡，自動放棄國外市場而回歸本國。
（二）企業(yè)海外訴訟需要行業(yè)和政府支持
應(yīng)對訴訟，我國政府和行業(yè)協(xié)會應(yīng)當(dāng)發(fā)揮積極作用，在資金和法律上給予應(yīng)訴企業(yè)一定支持（如設(shè)立應(yīng)訴基金和提供法律咨詢服務(wù)），而不是任由企業(yè)處于被動局面。
企業(yè)在海外進(jìn)行知識產(chǎn)權(quán)維權(quán)時，訴訟成本是必須考慮的前提條件。而海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛隨著國際貿(mào)易往來的加速逐漸呈現(xiàn)出數(shù)量多、規(guī)模大、范圍廣、手段隱蔽等特點。劉彬. 海外知識產(chǎn)權(quán)訴訟應(yīng)訴基金設(shè)立的思考\[J\]. 百家言，2006(6). 單靠被告方企業(yè)尋找律師單打獨斗也無法改變對比懸殊的企業(yè)實力。我國政府或者行業(yè)協(xié)會可以嘗試構(gòu)建自身的知識產(chǎn)權(quán)社會保險體系，設(shè)立以行業(yè)為主體的知識產(chǎn)權(quán)訴訟風(fēng)險基金，通過借貸方式專門給予企業(yè)海外訴訟以資金支持。聚沙成塔、形成合力為企業(yè)海外訴訟提供長期支持，避免企業(yè)因為缺乏資金而白白放棄大片市場；同時行業(yè)中某一企業(yè)國際地位的提升終將全面拉動行業(yè)內(nèi)部整體國際競爭力，并能為行業(yè)中的其他企業(yè)走向海外鋪路搭橋。 另一方面，針對企業(yè)對境外市場法律體系了解不深的問題，行業(yè)協(xié)會和政府可以在知識產(chǎn)權(quán)糾紛易發(fā)國家設(shè)立知識產(chǎn)權(quán)咨詢機(jī)構(gòu)，為進(jìn)行海外應(yīng)訴的國內(nèi)企業(yè)提供法律咨詢服務(wù)、在法律程序上給予必要指導(dǎo)，切實維護(hù)國內(nèi)企業(yè)在海外的合法權(quán)益。有了行業(yè)和政府的共同支持，至少在資金和法律上確保我國企業(yè)不至于輸在起跑線上。
中國通領(lǐng)科技集團(tuán)（原浙江東正電器有限公司，以下簡稱“通領(lǐng)科技公司”）與美國萊伏頓公司（以下簡稱“萊伏頓公司”）長達(dá)3年的海外訴訟，最后以通領(lǐng)科技勝訴而告終。此案作為我國企業(yè)參加知識產(chǎn)權(quán)國際競爭的一個典型案例，在中美知識產(chǎn)權(quán)訴訟歷史上樹立了第一座里程碑，極大地鼓舞了我國企業(yè)海外維權(quán)的信心和斗志。一個是成立不過8年的中國民營企業(yè)，另一個是接地故障斷路器領(lǐng)域的行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，此案何以出現(xiàn)如此結(jié)局？我國中小企業(yè)、政府、行業(yè)協(xié)會可以從這一勝訴案例中得到啟示，為我國企業(yè)順利進(jìn)行海外訴訟提供必要支持。
一、浙江民企專利強(qiáng)，海外市場惹恐慌
通領(lǐng)科技公司創(chuàng)辦于2001年，是浙江的一家中小民營企業(yè)，也是全球5家生產(chǎn)接地故障斷路器（以下簡稱GFCI）的企業(yè)之一。作為一家具有高新技術(shù)的外向型企業(yè)，通領(lǐng)科技公司依靠自主創(chuàng)新，構(gòu)建了一條研發(fā)、制造、貿(mào)易一體化的新興產(chǎn)業(yè)鏈，其打造的6個系列產(chǎn)品出口美國、加拿大等北美國家。吳輝，汪瑋瑋. “堅守希望，我們贏了！”——通領(lǐng)集團(tuán)勝訴美國巨頭專利官司的臺前幕后\[N\] .中國知識產(chǎn)權(quán)報， 2007-07-20(2). 通領(lǐng)科技公司擁有在全球獨家采用永磁式電磁機(jī)構(gòu)原理的漏電保護(hù)技術(shù)，此技術(shù)符合并超越美國國家安全實驗室UL認(rèn)證機(jī)構(gòu)2006年的最新標(biāo)準(zhǔn)，其多項核心專利技術(shù)填補了國內(nèi)外空白，并獲得多項發(fā)明、實用新型和外觀設(shè)計專利。截至2007年7月，通領(lǐng)科技公司已獲得中國和美國專利共46項，正在申請的專利共39項。沈錫權(quán). 3年堅持，螞蟻終于扳倒大象——“中美知識產(chǎn)權(quán)第一案”勝訴后的反思\[N\]. 經(jīng)理日報，2007-10-11(1).
2004年1月，在取得美國律師事務(wù)所對其發(fā)明專利出具的不侵權(quán)意見書（Noninfringement Opinion）后，通領(lǐng)科技公司的產(chǎn)品“登陸”美國本土，憑借較高的性價比在5個月內(nèi)迅速在市場上打響名聲，取得了良好的銷售業(yè)績。通領(lǐng)科技公司的出色戰(zhàn)績也引起了4家著名美國企業(yè)——萊伏頓、庫柏、帕西·西姆和哈卜公司的恐慌。4家美國企業(yè)利用其專利技術(shù)壟斷市場長達(dá)20多年，它們生產(chǎn)的GFCIGFCI產(chǎn)品在美國每年形成30億美元的巨大市場，是美國政府為保護(hù)公民人身安全而強(qiáng)制推行的安全裝置。 產(chǎn)品均采用機(jī)電一體化的漏電保護(hù)技術(shù)。其中，萊伏頓公司是該行業(yè)的巨頭，該公司已有100年的歷史，CFCI是該公司的主導(dǎo)產(chǎn)品之一。
二、醉翁之意不在酒，一紙訴狀趕對手
為繼續(xù)保有在美國的市場份額，并將通領(lǐng)科技公司如同先前其他38位競爭對手一樣趕出美國市場，從2004年4月起，萊伏頓公司分別在美國新墨西哥州、佛羅里達(dá)州、加利福尼亞州的聯(lián)邦地區(qū)法院以侵犯其第6246558號美國專利權(quán)為由起訴通領(lǐng)科技公司的4家重要客戶。2005年3月，又用上述母專利中的一項子專利起訴通領(lǐng)科技公司的另一家美國客戶。吳輝，汪瑋瑋. “堅守希望，我們贏了！”——通領(lǐng)集團(tuán)勝訴美國巨頭專利官司的臺前幕后\[N\].中國知識產(chǎn)權(quán)報，2007-07-20(2).
萊伏頓公司的訴訟舉動存在兩個令人生疑的地方：其一，是它在提起訴訟之后，馬上表示愿意和解，但要通領(lǐng)科技公司書面承認(rèn)專利侵權(quán)事實，并每年繳納一定的專利使用費。其二，在戰(zhàn)術(shù)上，萊伏頓公司沒有直接起訴通領(lǐng)科技公司本身，而是在不同的州分別起訴通領(lǐng)科技公司在美國的客戶，可謂“用心良苦”。因受到訴訟的影響，通領(lǐng)科技公司的客戶紛紛訂貨延期、停購甚至退貨，對通領(lǐng)科技公司美國市場拓展造成巨大影響。
三、積極應(yīng)訴終獲勝，扳倒大象書神話
在得知美國客戶被萊伏頓公司推上被告席后，通領(lǐng)科技公司董事長陳伍勝專程赴美國商討，決定以制造商的身份主動介入訴訟，并聘請美國亞特蘭大州著名的美瑞律師事務(wù)所律師為其進(jìn)行訴訟代理。2004年10月6日，通領(lǐng)科技公司正式介入新墨西哥州地方法院訴訟，作為被告應(yīng)訴萊伏頓公司提起的專利侵權(quán)案。通領(lǐng)科技公司迅速向法院提出兩項動議：一是侵權(quán)訴訟案在終審判決之前，萊伏頓公司必須停止其利用同樣案由起訴通領(lǐng)科技公司的其他客戶；二是將分布在其他3個州聯(lián)邦地區(qū)法院的同樣的訴訟案集中到新墨西哥州聯(lián)邦地區(qū)法院統(tǒng)一審理。法院同意了通領(lǐng)科技公司的動議。盛學(xué)友. 企業(yè)自主創(chuàng)新與知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)\[N\]. 人民政協(xié)報，2006-03-05(D04).
2005年3月28日，新墨西哥州聯(lián)邦地區(qū)法院布朗寧法官主持召開了馬克曼聽證會。通領(lǐng)科技公司在進(jìn)入美國市場之前請求美國相關(guān)律師事務(wù)所進(jìn)行研究分析，律所的不侵權(quán)意見書為最終的勝訴埋下了伏筆。2006年5月，通領(lǐng)科技公司迎來了勝利的曙光：法院下達(dá)了對案件結(jié)果具有決定性影響的馬克曼命令“馬克曼命令”是在沒有陪審團(tuán)出席的情況下，由主審法官召集雙方當(dāng)事人對原告所提出的權(quán)利要求和專利使用范圍作一個全面解釋，之后由主審法官組織專家進(jìn)行分析，最后作出的一個決定。馬克曼命令由法官簽署后即可生效。到現(xiàn)在為止，沒有一例“馬克曼命令”被判無效或者終止，從這點來講，“馬克曼命令”相當(dāng)于法院判決結(jié)果。參見：李巖，黃帥. 在專利面前看好你的腰包\[J\]. 進(jìn)出口經(jīng)理人，2007(8). ，采納了通領(lǐng)科技公司等被告對涉案專利相關(guān)權(quán)利要求的解釋，明確認(rèn)定通領(lǐng)科技公司的產(chǎn)品不侵權(quán)。但此裁決需等待法官下達(dá)書面命令才能正式生效。
美國當(dāng)?shù)貢r間2008年7月10日，堅持在美國依法維權(quán)的通領(lǐng)科技公司終于獲得美國新墨西哥州聯(lián)邦地區(qū)法院主審法官布朗寧下達(dá)的判決書。判決書認(rèn)為通領(lǐng)科技公司制造并銷往美國的GFCI產(chǎn)品的器件并沒有包含萊伏頓公司第6246558號專利權(quán)利要求中的相關(guān)“復(fù)位接觸件”和“復(fù)位件”等要素，也不是以相同方法完成同樣功能的相同或等同結(jié)構(gòu)，不侵犯萊伏頓公司第6246558號美國專利，通領(lǐng)科技公司等被告依法勝訴。張秋梅. 民企扳倒美電器巨頭，我國企業(yè)首次贏得專利官司\[N\]. 中國國門時報，2007-08-06(7). 這是我國企業(yè)在中美知識產(chǎn)權(quán)海外訴訟中完勝的第一例。
【案例評析】
通領(lǐng)科技公司“螞蟻扳倒大象”的神話可能并沒有行業(yè)普遍性，但通領(lǐng)科技公司從產(chǎn)品海外上市到被訴后積極應(yīng)對，再到最終確立不侵權(quán)的法律地位，作為一家中小民營企業(yè)，其表現(xiàn)可圈可點。從通領(lǐng)科技公司應(yīng)訴策略中可以得到兩方面的啟示和借鑒：企業(yè)海外市場拓展的知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略配合以及在企業(yè)海外應(yīng)訴時爭取行業(yè)和政府支持。
一、海外應(yīng)訴，策略優(yōu)化事倍功半
通領(lǐng)科技公司的應(yīng)訴策略顯現(xiàn)于應(yīng)訴之后的兩個動議，這可謂應(yīng)訴技巧中的亮點。海外訴訟，天時、地利、人和等條件往往都不在被告方，但是，冷靜應(yīng)對可以使局勢得到控制，防止損失的擴(kuò)大。這正是通領(lǐng)科技公司在本案中的做法。面對萊伏頓公司分別在不同州聯(lián)邦地區(qū)法院起訴多個客戶的戰(zhàn)術(shù)，通領(lǐng)科技公司向法院提出的將數(shù)起案件集中到新墨西哥州聯(lián)邦地區(qū)法院統(tǒng)一審理和申請禁止用同樣的案由起訴其他客戶的兩個動議，得到了法院的支持。因為不同地區(qū)的訴訟戰(zhàn)場會加大訴訟成本，這對于通領(lǐng)科技公司這類成立時間較短、資金實力薄弱的中小民營企業(yè)異常不利，很可能造成官司沒有結(jié)束就被高昂的訴訟費拖垮的情況發(fā)生。萊伏頓公司恃強(qiáng)凌弱導(dǎo)演知識產(chǎn)權(quán)訴訟的主要目的昭然若揭：行業(yè)巨頭的此次起訴并非為了專利維權(quán)，而是把專利訴訟作為商業(yè)競爭的工具，希望把性價比高的通領(lǐng)科技公司產(chǎn)品一舉趕出美國，繼續(xù)保持其在美國市場的行業(yè)壟斷地位。通領(lǐng)科技公司應(yīng)對策略的高明之處在于：其一，避免萊伏頓公司再次擴(kuò)大戰(zhàn)局，減少因為訴訟的負(fù)面新聞給美國市場的業(yè)務(wù)帶來更多影響；其二，盡量減少訴訟費用，在不增加訴訟負(fù)擔(dān)的情況下推動案件進(jìn)程。
一般情況下，企業(yè)在應(yīng)對訴訟時應(yīng)當(dāng)根據(jù)以下幾個因素來制定策略和訴訟目的底線：一是被訴產(chǎn)品對維持企業(yè)的重要性；二是對自己所擁有的相關(guān)專利及知識產(chǎn)權(quán)了解的準(zhǔn)確度；三是良好的后勤支持（包括擁有足夠的資金）。馬秀山. 中國企業(yè)如何進(jìn)行海外知識產(chǎn)權(quán)維權(quán)\[N\]. 中國知識產(chǎn)權(quán)報，2006-12-13(8). 對通領(lǐng)科技公司這類在海外市場擴(kuò)張中遭到侵權(quán)訴訟的企業(yè)而言，產(chǎn)品對企業(yè)的重要性占有不可動搖的地位；而憑借對自己相關(guān)專利及知識產(chǎn)權(quán)的了解程度，企業(yè)可以選擇強(qiáng)硬抗擊、確立不侵權(quán)地位或協(xié)商談判、尋求許可局面等方式。無論以何種方式結(jié)尾，在應(yīng)對訴訟時，都應(yīng)做好成本控制。大公司不在乎官司的輸贏，只希望通過時間長、跨度大的訴訟讓應(yīng)訴方開拓市場的計劃被擱置，而其中運用最多的手法就如本案萊伏頓公司在不同法院同時啟動多場同類訴訟。在遇到類似情況時，可以借鑒通領(lǐng)科技公司的訴訟策略，一方面請求禁止原告無限制擴(kuò)大訴訟規(guī)模；一方面將同類案件合并在某一法院，減少訴訟花費的人力、物力和財力。
二、海外拓展，知識產(chǎn)權(quán)保駕護(hù)航
隨著我國企業(yè)綜合實力的加強(qiáng)，諸多企業(yè)向國際市場發(fā)起沖擊，有許多企業(yè)在某些領(lǐng)域成為跨國公司有力的競爭對手。這導(dǎo)致國際競爭異常慘烈，同時也讓“走出去”的企業(yè)意識到知識產(chǎn)權(quán)保駕護(hù)航的重要性。在擴(kuò)張海外市場之前，企業(yè)應(yīng)當(dāng)從以下幾個方面做好準(zhǔn)備工作，避免遭到外國公司知識產(chǎn)權(quán)的“冷槍”。
（一）海外產(chǎn)品上市之前：熟悉法律環(huán)境，進(jìn)行產(chǎn)權(quán)檢索
企業(yè)在進(jìn)行海外投資和擴(kuò)張之前，一定要對該地區(qū)的法律環(huán)境、政策方針、社會文化、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)等諸多因素進(jìn)行考察，以便制訂攻占市場的戰(zhàn)略計劃。然而，許多企業(yè)往往會忽略產(chǎn)品和服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)問題，以至于當(dāng)踏上新戰(zhàn)場被他人以侵權(quán)為由起訴時才發(fā)現(xiàn)未做足準(zhǔn)備工作。本案中，通領(lǐng)科技公司在進(jìn)入美國市場之前，特地委托美國的律師事務(wù)所對其產(chǎn)品是否侵犯萊伏頓公司專利權(quán)進(jìn)行法律咨詢，直到收到其不侵權(quán)意見書才真正開始產(chǎn)品出口上市。而正是這一份不侵權(quán)法律意見書，對馬克曼聽證和最后的法院判決起到了支持作用。可見，企業(yè)簽訂出口合同前，事先做好專利檢索工作可以讓企業(yè)的產(chǎn)品更有底氣，屆時，萬一發(fā)生訴訟也可以作為相關(guān)證據(jù)進(jìn)行提交。當(dāng)然，專利檢索僅僅是行動之前知識產(chǎn)權(quán)準(zhǔn)備工作的一部分。由于知識產(chǎn)權(quán)的地域性特點，企業(yè)在進(jìn)行海外擴(kuò)張時，最根本的還是應(yīng)當(dāng)將其核心技術(shù)申請海外專利，獲得國外專利保護(hù)。專利先行，產(chǎn)品隨后，才能減少侵權(quán)風(fēng)險。此后，還需要關(guān)注當(dāng)?shù)氐闹R產(chǎn)權(quán)訴訟制度、法律程序，對商標(biāo)、版權(quán)等各方面的知識產(chǎn)權(quán)進(jìn)行調(diào)查，以防觸碰了知識產(chǎn)權(quán)高壓線，使整個市場擴(kuò)展計劃受阻。
（二）企業(yè)被控侵權(quán)之時：管住自己口袋，積極應(yīng)訴抗辯
事前準(zhǔn)備固然重要，但是也有不太詳盡的可能。若在海外市場被訴，企業(yè)應(yīng)冷靜面對，在當(dāng)?shù)芈蓭煹慕ㄗh下，積極應(yīng)訴抗辯。而目前的情況是，我國企業(yè)面對國際訴訟往往采取消極的態(tài)度，沒有積極應(yīng)訴的信心，只要對手一訴諸法律就自認(rèn)侵權(quán)。其實，國際上允許的侵權(quán)抗辯理由多達(dá)30余種，而我國企業(yè)常用的僅有8種，分別是不侵權(quán)抗辯、訴訟主體資格抗辯、依法免責(zé)抗辯（權(quán)利用盡、先用權(quán)、臨時過境、科研目的）、專利無效抗辯、公知技術(shù)抗辯、經(jīng)濟(jì)合同抗辯、超過訴訟期限抗辯、禁止反悔原則抗辯。這些抗辯僅占全部抗辯理由的25%。除此之外，企業(yè)還可以運用第二層或第三層抗辯理由進(jìn)行抗辯，比如充分公開原則抗辯、證據(jù)不可信抗辯、發(fā)明實際范圍抗辯、侵害公眾利益抗辯、專利申請人故意不公開最接近的現(xiàn)有技術(shù)以提高取得專利的可能性、用明知已經(jīng)喪失新穎性的技術(shù)申請專利通過訴訟干擾正常的商業(yè)競爭等。李巖，黃帥. 在專利面前看好你的腰包\[J\]. 進(jìn)出口經(jīng)理人，2007(8). 總之，國內(nèi)企業(yè)應(yīng)當(dāng)滿懷信心積極應(yīng)訴，而不是在外國企業(yè)稍稍加大攻勢之后就認(rèn)為自己的確侵犯其專利權(quán)而乖乖交出侵權(quán)賠償費或?qū)＠褂觅M。
（三）商戰(zhàn)訴訟交涉之中：了解對手意圖，尋求合理解決
隨著商戰(zhàn)理性化程度的提高，知識產(chǎn)權(quán)作為博弈工具，其訴訟背后反映出的仍然是商業(yè)利益之間的平衡。因此，在被訴之后，企業(yè)應(yīng)當(dāng)冷靜思考，了解對手致力于這場訴訟的真正目的。如今的知識產(chǎn)權(quán)訴訟已經(jīng)無法決斷出誰是誰非，也不是為了確立專利的“高尚”地位而為之，因此，雙方簽訂和解協(xié)議、進(jìn)行交叉許可、取得雙贏的局面往往對雙方都更為有利。在海外市場被訴之后，我國企業(yè)應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)變觀念，若企業(yè)真的存在侵權(quán)情況，一方面積極準(zhǔn)備通過法律程序應(yīng)訴，另一方面，應(yīng)當(dāng)派出代表與對方進(jìn)行商業(yè)談判，可以通過用其他專利進(jìn)行交叉許可或者其他優(yōu)惠條件來換取不被驅(qū)逐出市場的底線。英、美法系國家的一次訴訟往往會成為其他許多競爭對手的借鑒，因為法官判決不是根據(jù)成文法而是根據(jù)以往的判例和經(jīng)驗。因此，在真有侵權(quán)情況發(fā)生時，和解是風(fēng)險最小的解決方法。丟失部分利益可以在之后的競爭中補回，但失去市場之后再度打造就困難多了。
三、應(yīng)對訴訟，政府、行業(yè)各司其職
（一）我國企業(yè)海外應(yīng)訴的現(xiàn)狀及其原因分析
我國企業(yè)在走向國際化的道路上遭遇最多的問題是海外企業(yè)的技術(shù)壁壘和知識產(chǎn)權(quán)訴訟打壓。只要我國企業(yè)的產(chǎn)品登陸國外市場并取得一定的業(yè)績，對原有市場格局產(chǎn)生一定威脅，那么侵權(quán)訴訟就會隨之而來。外國企業(yè)舉起知識產(chǎn)權(quán)的大旗，高呼維權(quán)的口號，而該行為背后卻是急于將我國企業(yè)趕出其占據(jù)的市場，繼續(xù)獨占優(yōu)勢地位。知識產(chǎn)權(quán)“戰(zhàn)爭”歸根結(jié)底是經(jīng)濟(jì)利益的斗爭，然而，我國眾多企業(yè)在應(yīng)對海外訴訟時卻普遍具有懈怠情緒。
應(yīng)對海外訴訟，我國企業(yè)，尤其是中小企業(yè)、民營企業(yè)往往顯得力不從心。通領(lǐng)科技公司勝訴萊伏頓公司后被廣為宣傳，讓業(yè)內(nèi)感到揚眉吐氣、大快人心。知識產(chǎn)權(quán)意識的缺乏、進(jìn)軍海外市場沒有做好必要準(zhǔn)備固然是使企業(yè)處于下風(fēng)的不利因素，但困擾我國企業(yè)海外訴訟最主要的兩大阻礙是對其法律環(huán)境的陌生和高昂的訴訟成本。在資金上，海外訴訟的成本大約在300萬美元，這對于我國眾多企業(yè)而言是天價，我國現(xiàn)階段的許多中小企業(yè)經(jīng)濟(jì)實力還沒有達(dá)到從容自如支付美國官司昂貴費用的程度；在法律意識上，部分企業(yè)剛剛接觸知識產(chǎn)權(quán)制度，對國內(nèi)訴訟環(huán)境剛有所了解，但是面對完全不同的英美法系法律體制，難免茫然無措。
在海外訴訟中，正是這兩大問題使許多即使沒有侵權(quán)的企業(yè)也不敢據(jù)理力爭，只能遺憾地放棄海外市場，主動退出國際競爭環(huán)境，望“洋”興嘆。而另一方面，諸多跨國公司正是掐住我國企業(yè)資金不足和不熟悉法律體制的軟肋，普遍采用自身資本優(yōu)勢的戰(zhàn)術(shù)，如利用法院立案“門檻”較低的便利，在多個聯(lián)邦地區(qū)法院起訴，人為抬高訴訟成本；極端利用法律體系或司法程序，以種種借口拖延審判期限，“圍而不打”。李巖，黃帥. 在專利面前看好你的腰包\[J\]. 進(jìn)出口經(jīng)理人，2007(8). 其主要目的就是讓我國企業(yè)慢慢將財力消耗殆盡，自動放棄國外市場而回歸本國。
（二）企業(yè)海外訴訟需要行業(yè)和政府支持
應(yīng)對訴訟，我國政府和行業(yè)協(xié)會應(yīng)當(dāng)發(fā)揮積極作用，在資金和法律上給予應(yīng)訴企業(yè)一定支持（如設(shè)立應(yīng)訴基金和提供法律咨詢服務(wù)），而不是任由企業(yè)處于被動局面。
企業(yè)在海外進(jìn)行知識產(chǎn)權(quán)維權(quán)時，訴訟成本是必須考慮的前提條件。而海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛隨著國際貿(mào)易往來的加速逐漸呈現(xiàn)出數(shù)量多、規(guī)模大、范圍廣、手段隱蔽等特點。劉彬. 海外知識產(chǎn)權(quán)訴訟應(yīng)訴基金設(shè)立的思考\[J\]. 百家言，2006(6). 單靠被告方企業(yè)尋找律師單打獨斗也無法改變對比懸殊的企業(yè)實力。我國政府或者行業(yè)協(xié)會可以嘗試構(gòu)建自身的知識產(chǎn)權(quán)社會保險體系，設(shè)立以行業(yè)為主體的知識產(chǎn)權(quán)訴訟風(fēng)險基金，通過借貸方式專門給予企業(yè)海外訴訟以資金支持。聚沙成塔、形成合力為企業(yè)海外訴訟提供長期支持，避免企業(yè)因為缺乏資金而白白放棄大片市場；同時行業(yè)中某一企業(yè)國際地位的提升終將全面拉動行業(yè)內(nèi)部整體國際競爭力，并能為行業(yè)中的其他企業(yè)走向海外鋪路搭橋。 另一方面，針對企業(yè)對境外市場法律體系了解不深的問題，行業(yè)協(xié)會和政府可以在知識產(chǎn)權(quán)糾紛易發(fā)國家設(shè)立知識產(chǎn)權(quán)咨詢機(jī)構(gòu)，為進(jìn)行海外應(yīng)訴的國內(nèi)企業(yè)提供法律咨詢服務(wù)、在法律程序上給予必要指導(dǎo)，切實維護(hù)國內(nèi)企業(yè)在海外的合法權(quán)益。有了行業(yè)和政府的共同支持，至少在資金和法律上確保我國企業(yè)不至于輸在起跑線上。