新修訂《專利審查指南》的解讀
日期：2017-04-11 12:38:54 / 人氣： 0次 / 來源：未知
關于涉及化學領域發明專利申請審查的若干規定
此次修改，澄清了我國《專利審查指南》（下稱《指南》）第二部分第十章有關“不予考慮”申請日之后補交的實驗數據的誤解，同時明確了對補交實驗數據審查的一般原則。
（一）修改背景
2006版《專利審查指南》修改時，在第二部分第十章3.4節“關于實施例”部分加入了“判斷說明書是否充分公開，以原說明書和權利要求書記載的內容為準，申請日之后補交的實施例和實驗數據不予考慮”。其中“不予考慮”的措辭有時會被誤解為審查員可以直接忽略或不予審查后補交的實驗數據，這與上述規定的本意不符，也不符合審查的實際情況。
因此，有必要通過修改《指南》進一步澄清認識，并且明確對于后補交實驗數據的審查原則。
（二） 修改方案及其說明
1.刪除“申請日之后補交的實施例和實驗數據不予考慮”，增加“對于申請日之后補交的實驗數據，審查員應當予以審查”。
在審查過程中，在面對審查員質疑創造性或公開不充分等審查意見時，申請人經常會提供補充實驗數據來證明申請確實具有說明書聲稱的技術效果，或者證明申請相比現有技術具有預料不到的技術效果，具備突出的實質性特點和顯著的進步。
申請人補交實驗數據也是在履行自身的舉證責任，有助于審查員正確認定申請事實，作出客觀公正的審查決定。審查中應當保障申請人舉證的正當權利，并不因實驗數據是在申請日后提交的，就否定其證據資格。因此，此次《指南》修改，明確了“對于申請日之后補交的實驗數據，審查員應當予以審查”。
2.加入“補交實驗數據所證明的技術效果應當是所屬技術領域的技術人員能夠從專利申請公開的內容中得到的”。
此次《指南》修改明確了補交實驗數據的審查原則。
對于何為能夠從專利申請公開的內容中“得到”，需注意考慮以下幾個方面：
首先，從審查的角度來說，要求“補交實驗數據所證明的技術效果應當是所屬技術領域的技術人員能夠從專利申請公開的內容中得到的”，是先申請制的本質要求。在后補交的實驗數據，不是原始申請記載的內容，其必須與原始申請記載的內容之間存在內在聯系，聯系的橋梁就是技術效果。申請人補交實驗數據的目的通常就是證明發明具有說明書所述的技術效果或者相對現有技術更優異的效果。
其次，是否能夠“得到”的判斷應以原始申請文件公開的事實為依據進行。補充實驗數據所證明的事實，不能超出原始申請文件公開的范圍。補充實驗數據只能是對原始申請文件公開事實，即技術效果的驗證和補充證明，而不能證明一個新的事實。
最后，是否能夠“得到”的判斷應當站位本領域技術人員進行，其結論并不取決于原始申請文件對該技術效果是否有文字記載或記載形式本身。審查員應站位本領域技術人員，綜合考慮現有技術情況、申請文件記載的內容等，認定申請文件公開的事實，判斷技術效果是否公開。而申請事實一旦認定，將成為后續“三性”評判以及權利范圍審查的事實基礎。
需要說明的是，雖然能夠“得到”的判斷不取決于對于技術效果的文字記載或記載形式本身，但是，申請人在原始申請文件中完整描述技術方案，清楚地說明和/或證明技術效果，包括記載實驗方法、實驗樣品或實驗結果等，對審查員認定所述技術效果是否公開是非常有意義的。因為在原始申請文件中記載的這些內容，是審查員判斷技術效果是否公開的重要依據之一，特別是在本領域技術人員無法根據現有技術預測所稱技術效果或用途的情況下。
其他國家的規定和做法也是類似的。美國要求補充實驗數據所證明的技術效果應當在原始申請文件中有“依據”。在歐洲，補充實驗數據所要證明的技術效果應當隱含在原申請中或至少與原始申請中公開的效果有關。對于醫藥用途發明T609/02決定更具體指出，雖然授予專利并不需要化合物能夠治病的絕對證據，如臨床實驗或至少動物實驗的證據，但是，僅僅指出化合物X可以用于治療疾病Y也并不意味著用途充分公開了，至少，專利申請中應當說明化合物可以治療疾病的適宜性，包括提供一些信息如實驗數據等，以證明化合物對疾病的發生發展（機理）具有直接作用或影響，這種作用或影響可以是通過現有技術已知的，也可以是通過本申請內容證明的。
3.《指南》章節優化
《指南》修改同時對行文邏輯進行了精細梳理，將原屬于第3.4節的有關補交的實驗數據的內容移至新設的第3.5節。
（三）有關問題
申請人提交實驗數據通常是為了證明某種技術效果，這種技術效果的認定可能與多個法律條款的適用有關，例如，申請人可以以此證明說明書的充分公開，或用于證明權利要求的技術方案取得了預料不到的技術效果等。但是，審查所秉持的原則是一貫的，不論審查員在審查過程中具體適用哪個條款，補充實驗數據所證明的事實，必須是原始申請文件公開的，或者說是所屬技術領域技術人員能夠從專利申請公開的內容中得到的事實，這是先申請制的內在要求。
此次修改的具體位置雖然是在《指南》第二部分第十章有關化學發明的充分公開部分，但是，可以看到這里闡明的是補充實驗數據作為證據與原始申請文件公開的事實之間的關系問題，是基于先申請制本質要求的問題。因此，一般原則上也適用于其他技術領域的類似問題。當然，不同領域有不同的特點，需要根據個案情況具體問題具體分析。
涉及無效宣告請求的審查
本次修改主要適度放開無效程序中專利文件的修改方式，并相應調整了無效請求人增加無效宣告理由和補充證據的規定。
（一）修改背景
考慮到授權文本權利要求書的公示作用和公眾信賴，無效程序中專利權人的修改方式歷來是需要規范的基本問題之一。
2001版《指南》中明確了專利文件的具體修改方式：修改權利要求書的具體方式一般是指權利要求的刪除、合并和技術方案的刪除。這一規定規范了雙方當事人之間，以及公眾與專利權人之間的權利和義務關系，有利于規范審查程序。
權利要求修改方式非常嚴格，而修改方式的限制可能會導致專利權人無法做出相應合理的修改而面臨專利權被宣告無效的風險。實踐中，專利權人呼吁應當放寬專利文件修改的方式，特別是我國很多申請人撰寫專利申請文件的能力相對不高，這方面的問題更加突出，不利于保護真正的發明創造，會大大挫傷國內申請人創新的積極性。
（二）修改方案及其說明
本次修改主要包括兩方面內容：
1.適度放開專利文件的修改方式
對《指南》第四部分第三章第4.6.2節第1段進行修改，在滿足上述修改原則的前提下，修改權利要求書的具體方式一般限于權利要求的刪除、技術方案的刪除、權利要求的進一步限定、明顯錯誤的修正，并進一步進行了定義：權利要求的進一步限定是指在權利要求中補入其他權利要求中記載的一個或者多個技術特征，以縮小保護范圍。
此次修改通過將“權利要求的合并”擴大至權利要求特征的補入，并增加了“明顯錯誤的修正”作為第四種修改方式，客觀上是對原來嚴格的修改方式的放寬。
在《指南》第4.2節和第4.6.3節中將“合并方式修改的權利要求”修改為“刪除以外方式修改的權利要求”，是一種適應性修改。
2.調整請求人增加無效宣告理由和補充證據的規定
當專利權人的修改方式放寬后，對無效請求人的一些規定也要作出相應調整：
《指南》第4.2節第（2）項中明確，無效請求人在提出無效請求之日起一個月后，針對專利權人的修改內容增加無效理由時，一般是會被國家知識產權局專利復審委員會考慮的。這具有一定的合理性，因為專利權人進行了修改，無效請求人相應地可以增加無效理由。但是，此次修改強調了“針對修改內容”，也就是說不允許請求人增加一些與此次專利權人的修改無關的理由。
在此次修改中，雖然允許請求人相應地增加無效理由，但是不能補充證據，具體體現在直接刪除了《指南》第4.3.1節中的“以合并方式修改的權利要求”，而沒有修改成“刪除以外方式修改的權利要求”。修改理由是，考慮到請求人在提出無效請求時已經對權利要求書中的全部技術特征進行了充分考慮，而此次修改雖然放寬了專利權人的修改方式，但仍只是權利要求書技術特征的組合，并不允許出現權利要求之外的技術特征，因此原有的證據一般已經足夠。如果允許申請人再次補充證據，將會導致無效程序的不合理延長。當然，無效請求人可以調整證據組合方式，可以補充公知常識性證據。
（三）修改的影響
《指南》修改草案征求意見過程中，對于是否應當允許專利權人將說明書特征補入權利要求書存在兩方面的意見。有代表認為，應進一步放開修改方式，允許根據說明書和附圖修改權利要求書，其理由主要是美國的司法判例和歐洲異議程序均允許如此，并且這樣修改并不超出原授權文本的范圍而不會損害權利要求的公示性。但另外有一些代表提出了反對意見，認為通過引入說明書中的內容可能導致該專利權無法被宣告無效，使得權利人始終處于不敗之地，權利人通過修改所形成的技術特征組合方案可能是無效申請人或他人在此之前未考慮到的，允許此類修改會造成審查程序的浪費。
綜合考慮有關意見，《指南》進行了如上所述的修改。對此，各方反響非常積極，認為修改響應了業界需求，有利于提升專利質量，促進專利的使用和運營。（周胡斌 張憲鋒 陳煒梁|中國知識產權報）